Sumário

I. A liberdade da concorrência é afirmada por causa do são funcionamento do mercado e este é desejado com vista a garantir o adequado fluir da economia.

II. A marca tornou-se factor essencial para a instalação da concorrência, permitindo diferenciar aquilo que, em substância, não é particularmente diferente;

III. Complementarmente, passou a fornecer um sinal de origem, constância, enunciação de características, responsabilidade pelo produto e garantia, identificação de um produtor e, até, bastas vezes, proveniência geográfica. Não é despicienda a sua função de instrumento publicitário. À afirmação de presença adicionou-se o papel de bilhete de identidade do produto. À distinção de mercadoria, bem produzido e serviço a marca acrescenta a diferenciação de estabelecimento, empresa e proveniência geo-referenciada;

IV. Há imitação ou usurpação de marca registada se esta tiver precedência temporal, se houver identidade ou afinidade de produtos revelados pelas marcas, se existir semelhança (gráfica, figurativa, fonética ou outra) e se se materializar risco de erro, confusão ou indevida associação pelo consumidor;

V. Não basta a inserção na mesma classe para haver imitação, impondo-se adicionalmente, a identidade ou a afinidade.

VI. Os preparados com propriedades medicinais podem coincidir em finalidades com os produtos cosméticos;

VII. A comparação entre ambos deve ser feita em termos casuísticos já que o cotejo não produz resultados genericamente coincidentes;

VIII. A avaliação para consumo não é particularmente criteriosa e profissional, antes se apresenta como de natureza rápida e ligeira, assente num mediano nível analítico, atendendo a elementos salientes, comparando uma memória e um signo presente mas percepcionado de forma pouco profunda e pouco crítica;

IX. «Não é de antecipar que o consumidor estranhe que uma entidade que se dedica aos cuidados de saúde (apontados pela palavra «healthcare) seja vista no acto de consumo como tendo estendido a sua actividade aos produtos de bébé.

Decisão

Acordam na Secção de Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

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I.RELATÓRIO


FARMINVESTE - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A., com os sinais identificativos constantes dos autos, interpôs recurso do «despacho proferido em 18/03/2019, pelo Exmo. Director da Direcção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que recusou o registo da marca nacional n.º 592.106, ,» contra VIIV HEALTHCARE UK LIMITED. neles também melhor identificada.

O Tribunal «a quo» descreveu os contornos da acção e as suas principais ocorrências processuais até à sentença nos seguintes termos:
Farminveste – Invesimentos, Participações e gestão SA, com sede na
Travessa de Santa Catarina nº8 em Lisboa, veio interpor recurso do despacho proferido pelo Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI, que recusou o registo da Marca Nacional nº 592106 “
para os produtos visados assinalar nas classes 3, 5ª, 10ª e 21ª da classificação internacional de Nice, peticionando a revogação da decisão recorrida e a concessão do registo da enunciada marca.
Aduz, em síntese, ter o INPI negado o registo daquela marca com o fundamento na verificação dos pressupostos da imitação de marca plasmados no art 245 do CPI e de concorrência desleal contemplada no art 239 nº 1 al e) do CPI.
A Recorrente discorda frontalmente da análise elaborada pelo INPI, sufragando que as marcas em confronto assinalam produtos e serviços de natureza distinta e sem relação de afinidade, insusceptíveis de confusão ou erro junto do consumidor face às dissemelhanças gráficas e conceptuais, não consubstanciando qualquer imitação das marcas prioritárias, bem assim como, em consonância com o supra expendido, não é passível de vir a causar situações de concorrência desleal pelo uso da sua marca.
Cumprido o art 43 do CPI, o INPI remeteu cópia do processo administrativo. Citada a VIIV Healthcare UK Led, empresa reclamante no processo instrutor, esta pronunciou-se pela manutenção da recusa do registo da marca. esta não apresentou resposta
Alega, em síntese, existir afinidade entre os produtos da marca registanda e os produtos e serviços assinalados nas marcas prioritárias, por virtude de estar de estar em causa produtos e serviços sobre os quais pode ocorrer coincidência no prestador e no consumidor final por oferecidos, habitualmente, pela mesma entidade e tendo o mesmo público relevante. Anota cumulativamente a existência de uma forte semelhança gráfica e fonética dos sinais das marcas em confronto, indutoras em erro ou confusão acerca da sua origem ou associação empresarial, mostrando-se preenchidos os pressupostos da imitação de marca. Acresce poder a concessão do pedido de registo em causa originar situações de concorrência desleal, independentemente da vontade da ora Recorrente, pela potencialidade da marca registanda ser confundida e os consumidores poderem atribuir as marcas em confronto à mesma origem empresarial.

Foi proferida sentença que revogou o despacho recorrido e determinou a «concessão à Recorrente do registo da marca em apreço nos autos».

É dessa sentença que vem o presente recurso interposto por VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, que alegou e apresentou as seguintes conclusões:

A)Vem o presente recurso interposto da douta sentença que revogou o despacho do INPI que recusara o registo de marca nacional n.º 592.106 VIV BEBÉ (fig.ª).
B)Ao contrário do entendimento expresso na douta sentença apelada, a marca em causa constitui uma imitação dos sinais prioritariamente registados pela Apelante, designadamente a marca internacional n.º 979.600 VIIV, a marca da União Europeia n.º 8.420.788 VIIV HEALTHCARE, a marca da União Europeia n.º 8.516.213,a Marca nacional n.º 454.188 e a Marca nacional n.º 454.186, VIIV HEALTHCARE, que cobrem produtos nas classes 5 e 10 e serviços nas classes 41, 42 e 44.
C)Com efeito, estão preenchidos os três requisitos cumulativos da figura da imitação de marca, a saber: prioridade dos direitos (questão não controvertida); identidade/afinidade dos produtos e/ou serviços a assinalar; semelhança qualificada dos sinais.
D)A sentença recorrida considerou que falhava, desde logo, o segundo dos elencados requisitos, operando para tanto uma entre produtos de uso corrente, de venda livre ao consumidor comum em espaços de consumo em massa - que seriam os produtos da Apelada - e produtos especializados, de venda restrita a um público profissional e altamente especializado em circuitos muito especializados - que seriam os produtos da Apelante.
E)Sucede que tal distinção não tem fundamento na realidade registral, nem em qualquer outra realidade que esteja documentada nos autos.
F)Mediante aquela distinção verdadeiramente especulativa, o tribunal a quo conseguiu, inclusivamente, obnubilar que em relação a uma pequena parte dos produtos pode falar-se mesmo de identidade, mais do que de mera afinidade: com efeito, os termómetros para uso médico ou os aspiradores nasais eléctricos (marca da Apelada) integram-se, como é fácil ver, nos aparelhos e instrumentos médicos (marcas da Apelante) na classe 10.
G)De resto, mesmo para a restante lista, as características de ultraespecialização que a sentença recorrida atribuiu aos produtos e serviços da Apelante é infundada.
H)Avançando com alguns exemplos, de entre centenas possíveis, um creme de barreira com óxido de zinco (ou seja, um creme vulgar de mudança de fralda) é um produto ou substância farmacêutica e medicinal; um nebulizador é um aparelho médico; um curso de preparação para o parto é um seminário relacionado com saúde; um sítio em linha sobre doenças correntes das crianças cabe na prestação de informações de saúde e médicas sobre problemas médicos.
I)E, todavia, ninguém poderia dizer que não se trata de produtos e serviços de uso corrente, acessíveis ao consumidor médio não especializado nem profissional de saúde, em locais de consumo em massa (no caso dos produtos)!
J)Para além do mais, a conclusão de não afinidade do tribunal a quo contraria as melhores doutrina e jurisprudência, inclusivamente comunitárias, em matéria de direito marcário: por exemplo, a afinidade entre cosméticos na classe 3 e produtos farmacêuticos na classe 5 vem sendo afirmada de forma quase unânime.
K)Em suma, os produtos assinados nas classes 3, 5, 10 e 21 pela marca sub judice da Apelada são idênticos, nuns casos, e afins, noutros, dos produtos e serviços abrangidos nas classes 5, 10, 41, 42 e 44 pelos registos prioritários da Apelante.
L)Por outro lado, também se verifica o terceiro requisito da imitação de marca, ou seja, a semelhança qualificada dos sinais, susceptível de induzir o consumidor em confusão ou errónea associação.
M)Basta ver que o elemento mais distintivo da marca em apreço – a expressão VIV – é praticamente idêntico ao único elemento de uma das marcas prioritárias da Apelante, e elemento principal das demais – VIIV.
N)As expressões descritivas (Bebé, Healthcare) incluídas nas marcas em confronto não podem ser tomadas em conta para estes efeitos, e os elementos figurativos, onde existentes, não são suficientes para ultrapassar a forte impressão de semelhança que a citada sobreposição não poderá deixar de imprimir no consumidor médio.
O)A semelhança visual é muito intensa, e ao nível fonético há uma identidade (já que o segundo I não será pronunciado), o que não poderá deixar de guiar o consumidor a confusões ou erróneas associações: no mínimo, pensará que entre a titular de uma e de outras marcas se estabelece qualquer tipo de ligação económica ou financeira, o que não é o caso.
P)Finalmente, precisamente porque há esse risco de confusão entre os produtos e serviços da Apelante e da Apelada, entre os seus sinais e as suas empresas, não pode deixar de se afirmar também que o uso e registo da marca sub judice daria azo a situações de concorrência desleal, o que constitui fundamento adicional de recusa do registo.
Q)Tudo considerado, torna-se evidente o prejuízo que advirá, para a Apelante e para o tráfego comercial leal e honesto, da manutenção do registo e/ou do uso da marca nacional da Apelada.

Terminou pedindo que fosse «a presente apelação (…) julgada procedente, revogando-se em consequência a douta sentença apelada, e recusando-se (…) o registo da marca nacional n.º 592.106 VIV BEBÉ (figurativa)».

FARMINVESTE - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S.A., respondeu a tais alegações concluindo:
A. Dizem as presentes alegações respeito à douta sentença que revogou o despacho do INPI de 18.03.2019 e determinou a concessão do registo da marca nacional nº 592.106 , da ora Apelada, por considerar não se verificarem preenchidos os pressupostos do conceito legal de imitação de marca, nem de concorrência desleal, carecendo de fundamento legal o despacho proferido pelo INPI de recusa do registo da marca registanda.
B.A sentença apelada não merece qualquer reparo porquanto considerou, e bem, que não se encontra preenchido o requisito da identidade/afinidade entre os produtos/serviços em causa, pelo que, sem necessidade de demais considerações, não existindo, assim, imitação entre as marcas dada a natureza cumulativa dos três pressupostos elencados no actual art. 238.º, n.º 1 do CPI (anterior art. 245);
C.Com efeito, ao contrário do defendido pela Apelante, não se verifica nenhum elo de afinidade directa entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas em causa, já que os mesmos têm propósitos, consumidores e fabricantes distintos;
D.Desde logo, ao contrário do afirmado pela Apelante, não é unânime a afinidade entre cosméticos (classe 3ª) e produtos farmacêuticos (classe ª), pelo contrário!
E.Veja-se, a este respeito, a sentença proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, no âmbito do Proc. n.º 347/12.3TYLSB (in Boletim da Propriedade Industrial 140/2014 de 24.07.2014): «(…) Relativamente aos produtos da classe 3ª, não nos parece existir afinidade ou identidade relevante, pois tratam-se apenas de produtos de higiene ou beleza e, embora se possa relacionar estes usos com saúde, tal só de forma demasiado alargada e já não relevante para aferição da afinidade ou identidade que nos interessa para efeitos de mercado de consumo. O facto de se referir "cuidados da pele" não é suficiente para integrarmos tias produtos em "uso medicinal" uma vez que esses cuidados se entendem como de higiene e estética.».
F.Mas também não existe nenhum elo de afinidade entre os produtos que as marcas assinalam na classe 5ª, uma vez que os produtos assinalados pela marca da Apelada estão limitados a alimentos para bebés;
G.Do mesmo modo, os produtos que a marca da Apelada assinala nas classes 10ª e 21ª estão limitados a artigos para bebés;
H. A Apelante está, isso sim, a tentar extravasar, em larga medida, a protecção que foi conferida às suas marcas, baseando a sua análise de afinidade entre os produtos em critérios sem qualquer suporte legal e factual!
I. Também as actividades levadas a cabo pela Apelada e pela Apelante são totalmente distintas: concretamente, a Apelante dedica-se apenas à investigação na área do tratamento do HIV/SIDA;
J.Encontrando-se demonstrado que não se encontra preenchido o requisito cumulativo da afinidade entre produtos/serviços, conclui-se, desde já, que a marca da Apelada não constitui imitação das marcas da Apelante, estando o seu registo em plenas condições de ser concedido.
K.Sem prescindir, e por mero dever de patrocínio, também não se encontra preenchida, in casu, a alínea c) do n.º 1 do art. 238.º do CPI, ou seja, as marcas em causa são dissemelhantes;
L.Assinala-se, antes de mais, que a própria Apelada é já titular de cerca de DOZE registos de marcas que integram na sua composição, e como seu elemento distintivo principal, o elemento “VIV”!
M.Por maioria de razão, também se deverá manter a concessão do registo da marca , da Apelada, por também esta se encontrar em perfeitas condições para que o seu registo seja concedido.
N.De facto, também esta marca da Apelada, no seu conjunto, é completamente distinta das marcas “VIIV HEALTHCARE” da Apelante, quer do ponto de vista figurativo, quer nominativo.
O.Do ponto de vista figurativo, a marca da Apelada, para além de reivindicar as cores amarelo e branco, apresenta um lettering bastante distinto da marca da Apelante, em que a expressão “VIV” se encontra grafada com caracteres da mesma dimensão.
P.Do ponto de vista nominativo, a marca da Apelada também não reproduz integralmente nenhum dos elementos contidos nas marcas da Apelante.
Q.Mas mesmo tendo em consideração os elementos “VIV” e “VIIV”, que integram a composição das marcas em cotejo, os mesmos nunca seriam minimamente suficientes para que os consumidores confundam estas marcas.
R.De facto, é consabido que na apreciação da confundibilidade entre marcas, terá que se averiguar, em primeiro lugar, da força distintiva da marca anterior e, neste caso,
S.Para além das expressões “VIV/VIIV”, que integram a composição das marcas em causa, serem alusivas a VIDA - aliás, a palavra latina “VIV” significa “vida”,
T.Todos registos das marcas “VIIV HEALTHCARE” da Apelante, foram concedidos na vigência de outros registos de marcas “VIV” para assinalarem, nomeadamente, produtos da classe 5ª.
U. A título exemplificativo, refira-se que mesmo o registo mais antigo da Apelante, foi concedido na vigência do registo da marca da união europeia n.º 007190391 “VIV” destinada a produtos da classe 5ª (Cfr. Doc. 5 junto ao recurso da Apelada).
V. Conclui-se, assim, que não estão preenchidos todos os pressupostos do artigo 238.º, n.º 1, do CPI, mais concretamente os plasmados nas alíneas a e c), e como os pressupostos desta disposição são de aplicação cumulativa, não se poderá considerar existir, no presente caso, imitação.
W. Está excluída, igualmente, a possibilidade de concorrência desleal, nos termos do actual artigo 232, n.º 1, al. h), do CPI.

Terminou concluindo dever «a apelação ser julgada improcedente, confirmando-se a Douta Sentença Apelada».

Cumprido o disposto na 2.ª parte do n.º 2 do art. 657.º do Código de Processo Civil, cumpre apreciar e decidir.

É a seguinte a questão a avaliar:
A marca em causa nos autos constitui uma imitação dos sinais prioritariamente registados pela Apelante?

II.FUNDAMENTAÇÃO

Fundamentação de facto

Vem provado que:
1.- Em 18.3.2019, o Director da Direcção de Marcas e Patentes do INPI proferiu despacho pelo qual recusou o registo da Marca Nacional nº 592106 para assinalar produtos: -“cosméticos; hidratantes, leites, cremes, óleos minerais, bronzeadores cosméticos, toalhetes com cosméticos e cosméticos para o cabelo” na classe 3ª da classificação internacional de Nice, – “alimentos para bebés, alimentos para crianças, farinhas lácteas para bebés, preparações alimentares para bebés, leite em pó para bebés” na classe 5ª da classificação de Nice, - “biberões, chupetas, tetinas de biberões, correntes para chupetas, anéis para acalmar ou facilitar a dentição, termómetro para uso médico, aspiradores nasais eléctricos” na classe 10ª da classificação de Nice, – banheiras para bebés, chávenas, copos, pratos, tigelas, travessas, escovilhões, escovas, pentes” na classe 21ª da classificação de Nice, nos termos e com os fundamentos enunciados no despacho constante a fls 35 a 38 dos autos, aqui dados por reproduzidos na íntegra.
2.- O respectivo pedido de registo foi apresentado no INPI pela ora Recorrente relativo em 20.3.2018.
3.- Em 19.9.2008, foi depositado na OMPI o registo da marca internacional nº 979600 “ VIIV” para assinalar serviços de “pharmaceutical and medicinal preparations and substances vaccines” na classe 5ª da classificação internacional de Nice, titulada pela VIIV Healthcare Uk Limited.
4.- Em 21.1.2010, foi concedido o registo da marca UE nº 8420788 “ VIIV HEALTHCARE”, a pedido da VIIV Healthcare em 13.7.2009, para assinalar: - produtos e substâncias farmacêuticas e medicinais, vacinas na classe 5ª, - aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos na classe 10ª, - serviços educativos, nomeadamente, direcção de seminários relacionados com a saúde e sensibilização de saúde e difusão de materiais em relação aos mesmos, na classe 41ª - serviços de investigação e desenvolvimento nos domínios da pesquisa de fármacos, produtos para a pesquisa de fármacos, produtos de diagnóstico médico, produtos biológicos, aparelhos, dispositivos e instrumentos médicos, orientação de ensaios clínicos, consultadoria científica, prestação de informações no domínio das tecnologias laboratoriais, serviços de laboratórios médicos, fornecimento de informações científicas através de portais na internet” na classe 42ª, - “prestação informações médicas e de saúde, serviços de aconselhamento e de beneficência, nomeadamente, fornecimento de informações e assistência relacionadas com saúde e sensibilização de saúde, fornecimento de informações médicas através de portais na internet, todas as consultadorias e serviços atrás referidos também fornecidos por meio de bases de dados” na classe 44ª.
5.- Em 12.9.2011, foi concedido o registo da marca UE nº 8516213, a pedido da VIIV Healthcare em 28.8.2009, para assinalar: - “produtos e substâncias farmacêuticas e medicionais, vacinas” na classe 5ª, - “aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos” na classe 10ª, - “serviços educativos, nomeadamente, direcção de seminários relacionados com a saúde e sensibilização de saúde e difusão de materiais em relação aos mesmos”, na classe 41ª - “serviços de investigação e desenvolvimento nos domínios da pesquisa de fármacos, produtos para a pesquisa de fármacos, produtos de diagnóstico médico, produtos biológicos, aparelhos, dispositivos e instrumentos médicos, orientação de ensaios clínicos, consultadoria científica, prestação de informações no domínio das tecnologias laboratoriais, serviços de laboratórios médicos, fornecimento de informações científicas através de portais na internet” na classe 42ª, - “prestação informações médicas e de saúde, serviços de aconselhamento e de beneficência, nomeadamente, fornecimento de informações e assistência relacionadas com saúde e sensibilização de saúde, fornecimento de informações médicas através de portais na internet, todas as consultadorias e serviços atrás referidos também fornecidos por meio de bases de dados” na classe 44ª.
6.- Em 26.11.2009, foi concedido o registo da marca nacional nº 454188, requerida pela VIIV Healthcare em 10.9.2009, para assinalar: - “preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais, vacinas” na classe 5ª, - “aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos os artigos atrás mencionados” na classe 10ª, - “serviços educativos, nomeadamente, realização de seminários relacionados com a saúde e consciencialização e divulgação de materiais relativos ao mesmo tema”, na classe 41ª - “serviços de pesquisa e desenvolvimento no campo da descoberta de medicamentos, produtos para a descoberta de medicamentos, fármacos, diagnósticos médicos, produtos biológicos, aparelhos, dispositivos e instrumentos médicos, realização de ensaios clínicos, consultadoria científica, fornecimento de informações na área da tecnologia laboratorial, serviços prestados por laboratórios de medicina, prestação de informações científicas através de portais na internet” na classe 42ª, - “prestação informações de saúde e médicas sobre problemas médicos, serviços de aconselhamento e de beneficência, nomeadamente, fornecimento de informações e assistência relacionadas com saúde e respectiva consciencialização, prestação de informações médicas através de portais na internet, todo o trabalho de consultadoria e serviços atrás referidos também fornecido por intermédio de uma base de dados na classe 44ª.
7.- Em 24.11.2009, foi concedido o registo da marca nacional nº 454186, requerida pela VIIV Healthcare em 10.9.2009, para assinalar: - “preparações e substâncias farmacêuticas e medicinais, vacinas” na classe 5ª, - “aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, inaladores, peças e acessórios para todos os artigos atrás mencionados” na classe 10ª, - “serviços educativos, nomeadamente, realização de seminários relacionados com a saúde e consciencialização e divulgação de materiais relativos ao mesmo tema”, na classe 41ª - “serviços de pesquisa e desenvolvimento no campo da descoberta de medicamentos, produtos para a descoberta de medicamentos, fármacos, diagnósticos médicos, produtos biológicos, aparelhos, dispositivos e instrumentos médicos, realização de ensaios clínicos, consultadoria científica, fornecimento de informações na área da tecnologia laboratorial, serviços prestados por laboratórios de medicina, prestação de informações científicas através de portais na internet” na classe 42ª, - “prestação informações de saúde e médicas sobre problemas médicos, serviços de aconselhamento e de beneficência, nomeadamente, fornecimento de informações e assistência relacionadas com saúde e respectiva consciencialização, prestação de informações médicas através de portais na internet, todo o trabalho de consultadoria e serviços atrás referidos também fornecido por intermédio de uma base de dados na classe 44ª.

Fundamentação de Direito

A marca em causa nos autos constitui uma imitação dos sinais prioritariamente registados pela Apelante?

Face às datas de apresentação do pedido de registo de marca e da decisão incidente sobre essa pretensão e ao disposto nos arts. 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de Dezembro, é aplicável nos presentes autos a versão do Código da Propriedade Industrial anterior à aprovada pelo apontado diploma legal.

A decisão que se revê surge num domínio que tem como temas centrais subjacentes economia, mercado e livre concorrência. A liberdade da concorrência é afirmada por causa do são funcionamento do mercado e este é desejado com vista a garantir o adequado fluir da economia.

Quanto à concorrência, o sistema jurídico luso conhece e lida com a temática com o estatuto de pioneiro já que o nosso País, não sendo uma grande potência económica, foi o primeiro Estado soberano a assumir um quadro normativo de proscrição da concorrência desleal – através do Decreto n.º 6, de 15 de Dezembro de 1894.

Embora a marca surja historicamente reportada ao tempo de instituição das corporações medievais, foi a revolução francesa que viabilizou a revelação da sua importância ao acentuar o relevo do Direito de propriedade individual dos cidadãos.

Porém, foi com a produção em série de bens estandardizados, iguais, homogeneizados (fenómeno associado à revolução industrial) – que clamavam por distinção com vista à sua colocação com sucesso no mercado – que a marca revelou a sua importância e se afirmou. Nesse quadro, assumiu mais a função de garantir a própria existência da concorrência do que a de assegurar a sua liberdade.

A destrinça assente na relação qualidade/preço revelava-se insuficiente, no referido contexto produtivo, já que a qualidade dos produtos comparados produzidos pelo mesmo processo era tendencialmente igual e o preço mostrava-se condicionado por idênticos custos de produção. Nesse quadro, a marca tornou-se um factor essencial para a instalação da concorrência, permitindo diferenciar aquilo que, em substância, não era particularmente diferente.

Complementarmente, passou a fornecer um sinal de origem, constância, enunciação de características, responsabilidade pelo produto e garantia, identificação de um produtor e, até, bastas vezes, proveniência geográfica. Não é despicienda a sua função de instrumento publicitário.

À afirmação de presença adicionou-se o papel de bilhete de identidade do produto. À distinção de mercadoria, bem produzido e serviço, a marca acrescentou a diferenciação de estabelecimento, empresa e proveniência geo-referenciada.

As diversas tentativas doutrinais de enquadramento jurídico ou definição da natureza jurídica da marca, por possuírem todas elas um pouco de realidade e acerto, revelam-se importantes, de forma conjunta, para tornar conhecidos vertentes e detalhes da sua ontologia. É, pois, adequado dizer que ela se pode enquadrar na área do direito subjectivo absoluto «direito de propriedade» ou que é «propriedade especial ou sui generis»; pode-se entender que está conectada à noção de Direito de personalidade mas, da mesma forma, pode ser considerada como abrangida por uma concepção não ortodoxa de direito patrimonial não real ou vista como direito sobre bem imaterial; poderá integrar-se na categoria alargada dos direitos intelectuais, ter ambição circunscrita ao domínio funcional da criação ou conquista de clientela (direito de clientela) ou, com um tom menos concorrencial, ser tomada como direito de monopólio (faculdade de exigir de terceiros um non facere) – vd. para maior detalhe quanto a todas e cada uma das teorias relativas à marca e englobadas nesta referência Luís M. COUTO GONÇALVES, Direito de Marcas, Almedina, Coimbra, 2000, págs. 55 a 60.

Mostra-se adequada ao Direito constituído a descrição de enquadramento feita na sentença impugnada quanto os elementos constitutivos da marca já que se seguiu fielmente o regime emergente do art. 222.º do Código da Propriedade Industrial. São, também, correctas as referências à distinção entre as marcas em função dos seus elementos constitutivos.

Não se justifica a renovação da exegese, por se tratar de esforço ocioso e por não passar por aí o debate proposto na área de incidência focada deste recurso.

São igualmente acertadas as referências lançadas na sentença relativamente aos requisitos da protecção normativa e aos enunciados constantes dos nos art.s 223.º e 238.º do Código da Propriedade Industrial.

A correcção do percurso analítico do Tribunal «a quo» tinha que desembocar, necessariamente, no art. 245.º do mesmo Código e no conceito de imitação aí enunciado. Assim ocorreu.

É aí que se concentram os elementos a submeter, de forma inafastável, à exegese que se impõe realizar.

É axilar, para o efeito, o estatuído no n.º 1 desse artigo. Há imitação ou usurpação de marca registada se esta tiver precedência temporal, se houver identidade ou afinidade de produtos revelados, se existir semelhança (gráfica, figurativa, fonética ou outra) e se se materializar risco de erro, confusão ou indevida associação.

Quanto à prioridade definida em função do tempo do registo, não há debate neste processo. É elemento pacífico. As marcas da Recorrente nele indicadas beneficiam de flagrantes registos prévios.

Já não é assim quanto ao segundo elemento – o inserido na al. b) do n.º 1 do art. 245.º – que refere emergir a imitação ou usurpação do facto de serem as marcas em confronto «destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins».

A marca cujo registo se propôs visou assinalar produtos: «-“cosméticos; hidratantes, leites, cremes, óleos minerais, bronzeadores cosméticos, toalhetes com cosméticos e cosméticos para o cabelo” na classe 3ª da classificação internacional de Nice, - “alimentos para bebés, alimentos para crianças, farinhas lácteas para bebés, preparações alimentares para bebés, leite em pó para bebés” na classe 5ª da classificação de Nice, - “biberões, chupetas, tetinas de biberões, correntes para chupetas, anéis para acalmar ou facilitar a dentição, termómetro para uso médico, aspiradores nasais eléctricos” na classe 10ª da classificação de Nice, - banheiras para bebés, chávenas, copos, pratos, tigelas, travessas, escovilhões, escovas, pentes” na classe 21ª da classificação de Nice».

A ponderação a fazer, a este nível, impunha o cotejo entre as finalidades referenciadoras da marca registranda e as das marcas da Recorrente apontadas na matéria de facto provada sob os n.ºs 4 (classes 42.ª e 44.ª da Classificação de Nice), 5 (classes 10.ª, 41.ª, 42.ª e 44.ª), 6 (classes 10.ª, 41.ª, 42.ª e 44.ª) e 7 (classes 5.ª, 10.ª, 41.ª, 42.ª e 44.ª).

Neste conspecto, teve razão o Tribunal «a quo» ao referir que não basta a inserção na mesma classe para haver imitação, impondo-se adicionalmente, a identidade ou a afinidade. Não sendo assim, teríamos já imediata e automática identidade nas classes 5.ª e 10.ª quanto a algumas das marcas.

Analisando os argumentos lançados nas alegações de recurso, importa patentear que faz sentido o argumentário da Recorrente quanto à afinidade existente entre as classes 3.ª e 5.ª da Classificação de Nice.

Não menos adequada se revela a sua invocação das «Guidelines» EUIPO (enquanto mero instrumento referenciador, técnico, sem carácter normativo) – in http://guidelines.euipo.europa.eu – que, efectivamente, reconhecem a similitude entre as categorias produtos farmacêuticos e cosméticos. Ai, consigna-se, com acerto, que os preparados com propriedades medicinais podem, até, coincidir em finalidades com os produtos cosméticos. Acresce, como aí bem se refere, que pode ainda existir entre ambos comunhão de canais de distribuição e venda, público-alvo e fabricantes.

De qualquer forma, como se adverte com adequação nessas «guidelines», a comparação deve ser feita em termos casuísiticos já que o cotejo não produz resultados genericamente coincidentes. Situações há marcadas por grande similitude, outras por baixo nível de parecenças e outras ainda assinaladas pela total ausência de confluências quando comparados os produtos em função das suas indicações específicas, efeitos produzidos ou métodos de uso.

Neste quadro argumentativo cuja validade se tem que reconhecer, é sufragável a referência da Apelante no sentido de que «os produtos e substâncias farmacêuticas e medicinais assinalados pelos registos anteriores da Apelante englobam inúmeros produtos, inclusivamente de uso corrente, e muitos destinados a crianças e bebés: é o caso das pomadas barreira com óxido de zinco, o vulgar creme da mudança de fralda, que está presente na casa de qualquer família com bebés e se podem comprar em qualquer espaço saúde. Tais produtos perfilar-se-ão em tais pontos de venda directamente ao lado, por exemplo, do leite em pó para bebés. De resto, não nos devemos esquecer que naquele leite em pó para bebés assinalado pela marca da Apelada também cabem aquelas fórmulas específicas utilizadas para bebés com necessidades especiais – por exemplo, bebés prematuros, bebés com muito baixo peso ou bebés intolerantes à lactose –, que tipicamente não se encontrarão em superfícies comerciais ou, sequer, espaços saúde e terão mesmo de ser comprados em farmácias».

Assiste razão à Impugnante quando sustenta existir sobreposição na classe 10.ª já que tem que se reconhecer a pertença de «termómetro para uso médico» e «aspiradores nasais eléctricos» à categoria mais abrangente de «aparelhos médicos». cobertos pela fórmula das marcas prioritárias.

É, também, susceptível de aceitação a invocação de existência de afinidade entre «inaladores» (ínsitos nas descrições categoriais das marcas prioritárias) e «aspiradores nasais eléctricos» da marca registranda.

Faz também sentido, a propósito dos produtos da Recorrida inseridos na classe 21.ª (banheiras para bebés, chávenas, copos, pratos, tigelas, travessas, escovilhões, escovas, pentes), que se diga que «é perfeitamente possível que o consumidor médio, ao visitar uma farmácia, esteja à procura de todos estes produtos em simultâneo, cruzando as suas necessidades e propósitos (isto é, a saúde), por não arriscar adquirir em lojas não especializadas produtos tão sensíveis e com tantas implicações para a segurança e saúde de quem vai utilizar os mesmos. No caso de um bebé, as preocupações de saúde e as necessidades da vida quotidiana estão mais intimamente ligadas do que num adulto, atenta a fragilidade da condição de recém-nascido ou criança muito pequena; assim é que, por exemplo, não esterilizamos a nossa louça corrente, mas é muito frequente, nos primeiros meses de vida, esterilizar os biberões. Na mesma linha, comprar um prato ou copo para um bebé não é equivalente a comprar um copo ou prato para um adulto (…)».

Aceita-se, neste domínio, que o consumidor destes produtos possua características específicas e busque a confiança lhe será dada pela noção de identidade e proveniência. Neste tipo de contexto, reconhecido o produtor, o consumo é mais descontraído e seguro. Tal apontará para a opção por uma marca comum na aquisição de produtos distintos, assim gerando uma afinidade que se pode desenhar como ligação de bens distintos a um único produtor. Este fenómeno é susceptível de gerar afunilamento do acto de consumo despoletado por um referente gráfico, onomástico ou misto, ou seja, por uma marca.

Faz todo o sentido, face à experiência quotidiana, que se diga que o consumidor de grau mediano centra a sua escolha, em situações do jaez da descrita, na segurança do conhecimento de uma proveniência empresarial, no direccionamento dos produtos de uma determinada entidade a um determinado público-alvo ou na escolha de pontos de venda coincidentes.

Flui do dito que se preenche, in casu, relativamente às marcas que cobrem as apontadas categorias, a previsão vertida na al. b) do n.º 1 do art. 245.º do Código da Propriedade Industrial.

Resta avaliar o preenchimento da fattispecie da al. c) desse número e artigo.

São elementos condutores da previsão: semelhança, erro, confusão ou associação com marca anterior.

A avaliação para consumo não é particularmente criteriosa e profissional, antes se apresenta como de natureza rápida e ligeira, assente num mediano nível analítico, atendendo a elementos salientes, comparando, por regra, uma memória e um signo presente mas percepcionado de forma pouco profunda e pouco crítica.

No âmbito da percepção e análise assim limitadas, temos que concluir, face às caracterísiticas das marcas quando comparadas por apelo aos critérios analíticos que se atribuem ao consumidor (atento o facto de estarem também inseridos na comparação bens de consumo directo por cidadãos no âmbito das suas vidas privadas, designadamente no cuidado dos seus filhos bébés), que o elemento visual predominante é a palavra «ViV» ou «ViiV» já que «Healthcare» e «bébé» são elementos referenciadores genéricos e não distintivos que apontam um para uma actividade e o outro para um destinatário dos produtos.

Não é de antecipar que o consumidor estranhe que uma entidade que se dedica aos cuidados de saúde (apontados pela palavra «healthcare) seja vista no acto de consumo como tendo estendido a sua actividade aos produtos de bébé. Não se trata de intervenções no mercado não associáveis ou imediatamente aceites como interligadas como seriam, por exemplo, o fabrico de peças para tractores e a venda de papas para bébés.

Não são também distintivos o quadrado que faz o enquadramento da marca registranda e a cor do seu fundo (amarelo, de tonalidade comum) ou dos caracteres (mero branco).

Resulta daqui que o consumidor centrará a sua análise, seguramente, naquilo que é diferenciador e não integrável na sua experiência anterior, a saber «ViV» ou «ViiV». A este fenómeno acresce o facto de ser o elemento verbal o usualmente mais marcante em termos analíticos face às particularidades da psicologia do conhecimento e da percepção.
Ora, estas duas palavras são praticamente iguais em termos de grafismo, no que à sonoridade tange e no que se refere à ausência de significado.

A agravar a confusão, temos que, sendo os dois «ii» da marca anterior paralelos e contíguos, é possível olhar para a sua representação gráfica como fazendo a crase das duas letras da marca pré-existente ou considerar que os dois «ii» anteriores são, afinal, apenas um «i» estilizado e só aparentemente dividido em dois para efeitos de design.

Tinha, neste contexto, razão o INPI ao apontar a existência de «risco de confusão ou de associação». Assistia-lhe, também, idêntico acerto ao concluir pela possibilidade de criação de um contexto assinalado pela impossibilidade de «discernir com devida clareza que a origem empresarial destes produtos é distinta».

Esta situação de grande similitude e possibilidade de confusão ou associação poderia, como devidamente afirmado pelo mesmo Instituto, conduzir a um quadro de concorrência desleal ainda que involuntária, subsumível ao disposto na al. e) do n.º 1 do art. 239.º do Código da Propriedade Industrial.

Face ao que se expôs, tem que se concluir preencherem-se os fundamentos de recusa enunciados nesta norma e na al. a) do mesmo número e artigo, por referência ao preenchimento dos requisitos de verificação cumulativa enunciados no n.º 1 do art. 245.º do mesmo encadeado normativo.

III.DECISÃO

Pelo exposto, julgamos a apelação procedente e, em consequência, revogamos a sentença impugnada confirmando a decisão do INPI de recusa de registo da Marca Nacional n.º 592106 «VIV BEBÉ» .

Custas pela Apelada.
*


Lisboa, 19.05.2020



Carlos M. G. de Melo Marinho (Relator)
Ana Isabel de Matos Mascarenhas Pessoa (1.ª Adjunta)
Rui Miguel de Castro Ferreira Teixeira (2.º Adjunto)

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Esta decisão foi disponibilizada publicamente pelo Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça.

Como parte de um esforço constante de proteção de dados pessoais, este processo foi atualizado a 22 Maio 2020. Até agora, foi atualizado 2 vezes.
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